KKO:1984-II-117
- Asiasanat
- Patentti - Patentin mitättömäksi julistaminen
- Tapausvuosi
- 1984
- Antopäivä
- Diaarinumero
- S82/525
- Taltio
- 640
- Esittelypäivä
Patentti oli osittain myönnetty PatL 2 §:n vastaisesti. Kun tarpeellinen rajoitus voitiin toteuttaa siten, että patentti ei muuttunut koskemaan toista keksintöä eikä osaksikaan laajentunut ja jäljelle jäävä osa osoitti riittävää keksinnöllisyyttä, patentti voitiin julistaa osittain mitättömäksi. Selvyyden kannalta oli tarkoituksenmukaista toteuttaa osamitättömyys vahvistamalla patenttivaatimukselle uusi sanamuoto.
Ään.
Koska PatL 39 §:n mukaan patenttivaatimus määrää patenttisuojan laajuuden, patenttiselityksen poistamiseen osamitättömyyttä vastaavalta osalta ei katsottu olevan aihetta.
II-jaosto
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
Orion-yhtymä Oy oli Panamassa olevalle Pfizer Corporationille 20.2.1975 tiedoksi toimitetun haasteen nojalla Helsingin RO:ssa kertonut, että patentti- ja rekisterihallitus oli 10.11.1971 myöntänyt Pfizer Corporationille suomalaisen patentin n:o 44395, joka koski menetelmää doksisykliiniliuoksen valmistamiseksi parenteraalista, oraalista ja ulkonaista käyttöä varten, etuoikeuksin 28.6.1968 lukien. Patenttivaatimuksen mukaan menetelmä oli tunnettu siitä, että doksisykliini vapaan emäksen tai suolojen muodossa, yhdessä polyvinyylipyrrolidonin kanssa, jonka molekyylipaino on alueella noin 10 000 - 60 000, liuotetaan väkevyyssuhteessa 5 - 40 painoprosenttia polyvinyylipyrrolidonia ja 1 - 15 painoprosenttia doksisykliiniä veteen pH-arvon ollessa 5 - 8 ja että käytettäessä vapaata emästä pH-arvon säätö suoritetaan hapolla, edullisesti askorbiinihapolla, jota käytetään 0,1 - 1 prosenttia laskettuna liuoksesta, ja että silloin, kun emäksenä käytetään magnesiumoksidia, magnesiumkloridiheksahydraattia tai magnesiumglukonaattia, magnesiumin suhde doksisykliiniin on 0,5 - 5:1. Edellä mainitun patenttivaatimuksen määrittelemä menetelmä ei olennaisesti eronnut eräistä muista Suomessa ja ulkomailla myönnettyjen patenttien perusteella tunnetuista keksinnöistä eikä muutoinkaan edustanut riittävää keksinnöllisyyttä silloiseen tekniikan tunnettuun tasoon verrattuna. Patenttia ei olisi pitänyt myöntää ainakaan siinä laajuudessa kuin oli tapahtunut. Sen vuoksi ja kun patentin julistaminen osittain mitättömäksi ei ollut mahdollista, Orion-yhtymä Oy oli vaatinut Pfizer Corporationille myönnetyn patentin julistamista kokonaan mitättömäksi ja Pfizer Corporationin velvoittamista korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut.
Pfizer Corporation oli kiistänyt kanteen siltä osin kuin se koski patentin julistamista kokonaan mitättömäksi ja vaatinut korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Yhtiö oli suostunut patentin suojapiirin rajoittamiseen muiden pohjoismaiden patentteja vastaavaksi.
RO p. 28.10.1980 oli todennut, että doksisykliinin käyttökelpoisuutta arvokkaana antibioottina riitapatentin patenttiselityksen mukaan ennen nyt kysymyksessä olevan keksinnön tekemistä oli rajoittanut se, ettei doksisykliinistä ollut mahdollista valmistaa käyttökelpoisia liuoksia. Keksintöä oli patenttiselityksessä valaistu 18 esimerkillä. Niistä 17 tapauksessa osatekijänä oli magnesiumyhdiste, jolla oli todettu olevan edullinen vaikutus liuoksen stabiilisuuteen ja terapeuttiseen käyttöön happamuusasteen vaihdellessa alueella pH 5 - 7. Esimerkissä 1 ei ollut käytetty magnesiumyhdistettä ja liuoksen happamuusasteeksi oli ilmoitettu pH 7,8, mikä kuitenkin kokeissa ja sovellutuksissa oli osoittautunut suuremmaksi ja pH-arvon 8 ylittäväksi. Kun Pfizer Corporationin ilmoituksen mukaan fysikaalisesti ja kemiallisesti pysyvien doksisykliiniliuosten valmistamiseen käytettiin mieluimmin pH-aluetta 5,0 - 6,0, RO oli katsonut olevan pääteltävissä, että patentin keksinnöllisyys sisältyi sovellutuksiin, joissa happamuusaste on pH-alueella 5 - 7.
Edelleen RO oli todennut Orion-yhtymä Oy:n perustelleen vaatimustaan sillä, että polyvinyylipyrrolidonin käyttö lääkeaineiden liuotinaineena oli ollut yleisesti tunnettua jo ennen riitapatentin etuoikeuspäivää. Uutuuden esteenä yhtiö oli maininnut Chemisches Zentral Blattin n:ossa 21 vuodelta 1966 mainitun raportin, ranskalaisen patentin n:o 1439 M, saksalaisen kuulutusjulkaisun n:o 1.209.700, ruotsalaisen patentin n:o 170.696, suomalaisen patentin n:o 43622, myönnetty 10.5.1971 etuoikeuksin 31.5.1966 lukien, ja Amerikan Yhdysvaltain patentin n:o 2.980.584. Suomalaisesta patentista n:o 43622 oli tullut tunnetuksi menetelmä valmistaa oksitetrasykliinin pysyviä liuoksia polyvinyylipyrrolidonin avulla pH:n ollessa 8 - 9,5 välille 5 - 8, joista viimeksi mainittu arvo kaiken lisäksi esiintyi kummankin keksinnön pH-alueella. Mainitut julkaisut oli tuotu esille uutuuden esteinä vastaavia patenttihakemuksia Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa käsiteltäessä, ja patentit näissä maissa oli myönnetty riitapatenttia olennaisesti suppeampina siten, että patenttivaatimuksen mukaan menetelmän käyttö edellytti magnesiumyhdisteen mukanaoloa.
Vielä RO oli todennut, että Pfizer Corporationin suostuttua riitapatentin suojapiirin rajoittamiseen esittämällään tavalla suunnilleen sellaiseksi kuin se oli muissa pohjoismaissa oikeudenkäynnin pääkysymys oli, onko tuomioistuimella patenttilain nojalla oikeus muotoilla patenttivaatimus uudelleen sellaisessa tapauksessa, jossa osamitättömyyden perusteet on näytetty.
Patentti- ja rekisterihallitus oli siltä patenttilain 69 §:n perusteella hankitussa lausunnossa asettunut sille kannalle, ettei patentin n:o 44395 mukainen menetelmä emäksisellä pH-alueella 7 - 8 olennaisesti eroa suomalaisessa patentissa n:o 43622 esitetystä menetelmästä eikä niin muodoin täytä patentoitavuuden edellytyksiä. Tämän vuoksi pH-alue tulisi patenttivaatimuksessa rajata alueeksi 5 - 7 ja selityksestä poistaa esimerkki 1, joka ainoana havainnollistaa menetelmävaihtoehdon ilman magnesiumyhdisteitä. Muilta osiltaan patentti n:o 44395 patenttiviraston käsityksen mukaan täytti ne edellytykset, jotka patentilla suojattavalta keksinnöltä vaaditaan, eikä sitä niin muodoin tullut julistaa kokonaan mitättömäksi. Tämän lausunnon perusteella ja huomioon ottaen kutsumiensa teknisen alan asiantuntijoiden kannanotot sekä kaiken jutussa esitetyn selvityksen RO oli katsonut, että patentti n:o 44395 oli edellä mainituilta osin myönnetty patenttilain 2 §:n vastaisesti. Mitä tuli kysymykseen, voiko tuomioistuin patenttilain 52 §:n nojalla julistaa patentin osittain mitättömäksi, RO:n mielestä voitiin patenttilain säännöksistä, perusteluista ja esitöistä päätellä vain, että patentin osittainen mitätöiminen saattoi tulla kysymykseen, muttei sitä, millä tavalla se tapahtuu. Niin muodoin tuomioistuimella oli oikeus muotoilla patenttivaatimus uudelleen riippumatta siitä, minkälaisia laadullisia tai määrällisiä muutoksia patenttivaatimuksiin joudutaan tekemään.
Tämän vuoksi RO oli, hyläten vaatimukset enemmälti, patenttilain 52 §:n nojalla julistanut Pfizer Corporationille myönnetyn suomalaisen patentin n:o 44395 "Menetelmä doksisykliiniliuoksen valmistamiseksi parenteraalista, oraalista ja ulkonaista käyttöä varten" -nimiseen keksintöön mitättömäksi siltä osin kuin se oli ristiriidassa seuraavan uudelleen muotoillun patenttivaatimuksen kanssa:
" Patenttivaatimus Menetelmä -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliinin vesiliuoksen valmistamiseksi parenteraalista, oraalista ja ulkonaista käyttöä varten, tunnettu siitä, että -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliini vapaan emäksen tai suolojen muodossa, yhdessä vesiliuoksen magnesiumyhdisteen ja polyvinyylipyrrolidonin kanssa, jonka molekyylipaino on alueella noin 10 000 - 60 000, liuotetaan väkevyyssuhteessa 5 - 40 painoprosenttia polyvinyylipyrrolidonia ja 1 - 15 painoprosenttia -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliiniä veteen pH-arvon ollessa 5 - 7, ja että käytettäessä vapaata emästä pH-arvon säätö suoritetaan hapolla, edullisesti askorbiinihapolla, jota käytetään 0,1 - 1 prosenttia laskettuna liuoksesta ja että magnesiumin suhde -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliiniin on magnesiumkloridiheksahydraattia tai magnesiumglukonaattia käytettäessä 0,5 - 5:1.
Patentkrav Förfarande för framställning av en vattenlösning av -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklin i för parenteralt, oralt och utvärtes bruk, kännetecknat därav, att -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklin i form av en fri bas eller salter tillsammans med polyvinylpyrrolidon, vars molekylvikt ligger inom området ca 10 000 - 60 000, löses i vatten i ett koncentrationsförhållande av 5 - 40 viktprocent polyvinylpyrrolidon och 1 - 15 viktprocent -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklin, vid ett pH-värde av 5 - 7, och att vid användning av en fri bas sker pH-värdets reglerig med en syra, förträdesvis askorbinsyra, i en mängd av 0,1 - 1 procent beräknad på lösningen och att magnesiumets förhållande til -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklinet är, då magnesiumoxid, magnesiumkloridhexahydrat eller magnesiumglukonat användes, 0,5 - 5:1."
Koska asia oli ollut niin sekava ja epätietoinen, että oikeudenkäyntiin oli ollut perusteltua aihetta, ja asianosaiset olivat kumpikin ainakin osaksi hävinneet jutussa, oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n säännöksen mukaisesti kummankin tuli pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
Orion-yhtymä oy oli Helsingin HO:ssa, jossa yhtiö oli hakenut muutosta, toistanut kanteensa ja vaatinut patentin suojapiirin rajoittamista joka tapauksessa alkuperäisessä patenttivaatimuksessa mainittuun kolmeen magnesiumyhdisteeseen. Patenttija rekisterihallitus oli antanut HO:lle siltä pyydetyn lausunnon.
HO t. 10.3.1982 oli katsonut RO:n päätöksessä mainituin perustein, että patenttiselityksessä olevista keksintöä valaisevista esimerkeistä oli poistettava esimerkki 1. Magnesiumin määrää koskevan rajoituksen oli patenttiselityksen perusteella tulkittava koskevan kaikkia magnesiumyhdisteitä. Tällöin magnesiumin ja doksisykliinin ilmoitettu määräsuhde 0,5 - 5:1 tarkoitti, paitsi riitapatentin patenttivaatimuksessa mainittuja magnesiumoksidia, magnesiumkloridiheksahydraattia ja magnesiumglukonaattia, myös kaikkia muita käytettäviä magnesiumyhdisteitä. Sen vuoksi HO, muuttaen RO:n päätöstä, oli julistanut Pfizer Corporationille myönnetyn suomalaisen patentin n:o 44395 suojaamaan keksinnön mitättömäksi siltä osin kuin se oli ristiriidassa seuraavan uudelleen muotoillun patenttivaatimuksen kanssa.
"Patenttivaatimus Menetelmä -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliinin vesiliuoksen valmistamiseksi parenteraalista, oraalista ja ulkonaista käyttöä varten, tunnettu siitä, että -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliini vapaan emäksen tai suolojen muodossa, yhdessä vesiliukoisen magnesiumyhdisteen ja polyvinyylipyrrolidonin kanssa, jonka molekyylipaino on alueella noin 10 000 - 60 000, liuotetaan väkevyyssuhteessa 5 - 40 painoprosenttia polyvinyylipyrrolidonia ja 1 - 15 painoprosenttia -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliiniä veteen pH-arvon ollessa 5 - 7, ja että käytettäessä vapaata emästä pH-arvon säätö suoritetaan hapolla, edullisesti askorbiinihapolla, jota käytetään 0,1 - 1 prosenttia laskettuna liuoksesta ja että magnesiumin suhde -6-desoksi-5-hydroksi-tetrasykliiniin on 0,5 - 5:1.
Patentkrav Förfarande för framställning av en vattenlösning av -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklin för parenteralt, oralt och utvärtes bruk, kännetecknat därav, att -6-desoci-5-hydroxi-tetracyklin i form av en fri bas eller salter tillsammans med en vattenlöslig magnesiumförening och polyvinylpyrrolidon, vars molekylvikt ligger inom området ca 10 000 - 60 000, löses i vatten i ett koncentrationsförhållande av 5 - 40 viktprocent polyvinylpyrrolidon och 1 - 15 viktprocent -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklin, vid ett pH-värde av 5 - 7, och att vid användning av en fri bas sker pH-värdets reglering med en syrä, företrädesvis askorbinsyra, i en mängd av 0,1 - 1 procent beräknad på lösningen och att magnesiumets förhållande till -6-desoxi-5-hydroxi-tetracyklinet är 0,5 -5:1."
KORKEIN OIKEUS
Orion-yhtymä Oy pyysi valituslupaa ja haki muutosta HO:n tuomioon. Lupa myönnettiin ja Pfizer Corporation antoi siltä hakemuksen johdosta pyydetyn vastauksen.
KKO t. tutki jutun ja lausui perusteluinaan:
Orion-yhtymä Oy on täällä esittänyt, ettei patentti n:o 44395 sisällä mitään keksinnöllistä uutta ja että se, mikä HO:n vahvistaman osamitättömyyden jälkeen jää patentista, on ammattimiehelle itsestään selvää. Tältä osin KKO toteaa, että tuon osamitättömyyden jälkeen, mihin Pfizer Corporation patentinhaltijana on tyytynyt, patentti on vahvistettu laajuudeltaan sellaiseksi kuin patentti- ja rekisterihallitus jutussa esitetyn uuden aineiston perusteella on katsonut mahdolliseksi ja pääosin sellaisena kuin keksintö vastaavien hakemusten perusteella on patentoitu eräissä muissa teollisoikeuden suojelemisesta tehtyyn Pariisin liittosopimukseen kuuluvissa, uutuus- ja keksinnöllisyystutkimusta harjoittavissa maissa kuten Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Patentin etuoikeuden alkamispäivänä oli jutussa esitetyistä uutuudenesteistä tullut tunnetuiksi kysymyksessä olevan keksinnön osatekijöitä kuten polyvinyylipyrrolidonin käyttö liuottimena, magnesiumyhdisteen läsnäolo ja pH:n säätö tetrasykliinien liuoksissa, mutta eri osatekijöihin kohdistuvista uutuudenesteistä huolimatta keksinnön mukaisessa menetelmässä eri osatekijät on yhdistetty siten edullisella tavalla, että se osoittaa puheena olevalla alalla patentin myöntämisen edellyttämää keksinnöllisyyttä ja että se osamitättömyyden jälkeen riittävästi eroaa muista patenteista kuten RO:n päätöksessä mainitusta suomalaisesta patentista n:o 43622.
Orion-yhtymä Oy on edelleen esittänyt, että patentti, jossa on useita patenttivaatimuksia, voidaan julistaa osittain mitättömäksi poistamalla kokonaan yksi tai useampi vaatimuksista. Jos sen sijaan kysymyksessä on vain yksi patenttivaatimus, näin voidaan menetellä ainoastaan aivan yksinkertaisessa tapauksessa muuttamalla patenttivaatimusta ja mahdollisesti poistamalla siitä joitakin vaihtoehtoa osoittavia sanoja tai lisäämällä siihen rajoittava sana patenttiselityksestä. Mikäli tämä ei olisi mahdollista, patentti olisi julistettava kokonaan mitättömäksi. Tältä osin KKO toteaa, että Suomen ja muiden pohjoismaiden oikeudessa yleisesti omaksutun kannan mukaan on mahdollista julistaa patentti osaksi mitättömäksi. Mitättömyyden laajuus ja tapa, millä se toteutetaan, on jätetty oikeuskäytännössä ratkaistavaksi. Sellaista oikeuskäytäntöä ei tiettävästi ole nykyisten patenttilakien ajalta. KKO katsoo, että osamitättömyys on ratkaistava aineellisilla eikä muodollisilla perusteilla. Ratkaisevaa on, että tarpeellinen rajoitus voidaan toteuttaa siten, että patentti ei muutu koskemaan toista keksintöä eikä osaksikaan laajene ja että jäljelle jäävä osa on riittävän keksinnöllinen. Selvyyden kannalta on tarkoituksenmukaista toteuttaa osamitättömyys, mikäli mahdollista, muuttamalla patenttivaatimukset. Patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden ja patenttiselitystä voidaan käyttää apuna patenttivaatimusten käsittämiseksi. Patentin laajuutta vahvistettaessa tuomioistuimen ei niin ollen ole tarpeen puuttua selitykseen, koska vaatimuksista määräytyvän suojan ulkopuolelle jäävä osa patenttiselitystä jää siten patenttisuojan suhteen merkityksettömäksi. Sen vuoksi HO:n lausuma patenttiselityksen esimerkin 1 poistamisesta on tarpeeton.
Orion-yhtymä Oy on myös esittänyt, että patentin suojapiiri on laajentunut sen vuoksi, että se on ulotettu koskemaan kaikkia vesiliukoista magnesiumyhdisteitä, ja että tämä on vältettävissä ainoastaan rajoittamalla suojapiiri yhtiön vaatimin tavoin alkuperäisessä patenttivaatimuksessa mainittuihin kolmeen magnesiumyhdisteeseen. Tältä osin KKO toteaa, että patentin n:o 44395 mukaan, sellaisena kuin se myönnettiin, doksisykliiniä tuli patenttivaatimuksissa lähemmin selostetuin tavoin liuottaa veteen yhdessä polyvinyylipyrrolidonin kanssa. Mikäli emäksenä käytettiin magnesiumoksidia, magnesiumkloridiheksahydraattia tai magnesiumglukonaattia magnesiumin suhteen doksisykliiniin tuli olla 0,5 - 5:1. HO:n tuomiossa vahvistetun patenttivaatimuksen mukaan doksisykliinin veteen liuotuksen tulee aina tapahtua paitsi polyvinyylipyrrolidonin myös vesiliukoisen magnesiumyhdisteen kanssa pH-arvon ollessa 5 - 7 ja siten että magnesiumin suhteen doksisykliiniin aina eikä siis vain kysymyksen ollessa magnesiumoksidista, magnesiumkloridiheksahydraatista tai magnesiumglukonaatista tulee olla edellä mainittu 0,5 - 5:1. Patentin suoja-ala on näin ollen myös niissä tapauksissa, joissa käytetään muita kuin edellä mainittuja kolmea magnesiumyhdistettä tai jotakin niistä, rajoitettu koskemaan vain niitä tapauksia, joissa magnesiumin suhde doksisykliinin on mainituissa rajoissa.
Mainituilla perusteilla KKO jätti HO:n tuomion lopputuloksen pysyväksi. Orion-yhtymä OY velvoitettiin suorittamaan Pfizer Corporationille korvaukseksi sillä vastauksen antamisesta KKO:ssa olleista kuluista 5.000 markkaa.
Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot
Oikeusneuvos Ketola: Alkuperäinen, patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä patenttivaatimus voidaan magnesiumyhdisteiden osalta ymmärtää kahdella eri tavalla. Ensinnäkin on mahdollista RO:n ja HO:n tapaan tulkita alkuperäistä patenttivaatimusta siten, että siinä mainitut kolme magnesiumyhdistettä ovat vain eräitä kysymykseen tulevista magnesiumyhdisteistä ja ne on mainittu patenttivaatimuksessa vain sen takia, että niitä käytettäessä on magnesium ja doksisykliinin suhteen oltava 0,5 - 5:1. Patenttivaatimuksen kielellistä ilmaisua voidaan kuitenkin tulkita sitenkin, että patenttisuoja on haluttu ulottaa vain kolmeen nimenomaisesti mainittuun magnesiumyhdisteeseen. Tällöin patenttisuojan ulottaminen kaikkiin vesiliukoisiin magnesiumyhdisteisiin merkitsisi patenttivaatimuksen laajentamista eikä siten olisi mahdollista tämän jutun kanteen perusteella.
Pfizer Corporationin puolesta jutussa esitetty aineisto viittaa siihen, että patentti haettaessa on tavoiteltua asiallisesti ensimmäisen tulkintavaihtoehdon mukaista patenttivaatimusta. Tätä tukee esimerkiksi kuulutusjulkaisun sivulla 3 oleva 2. kappaleen patenttiselitys.
Toisaalta patenttivaatimukseen liittyvissä selityksen esimerkeissä 2 - 18 on käytetty vain jotakin patenttivaatimuksessa mainituista magnesiumyhdisteistä. Jos esimerkeissä olisi käytetty joitakin muitakin kuin patenttivaatimuksessa mainittuja magnesiumyhdisteitä, olisi selityksen avulla voitu ymmärtää patenttivaatimus tarkoitetulla tavalla. Nyt patenttivaatimus esimerkein valaistuna voidaan lukea myös Orion-yhtymä Oy:n esittämällä tavalla.
Patenttivaatimuksen epäselvyydestä aiheutuvan riskin kantaa patentin hakija. Sen vuoksi harkitsen oikeaksi, muuttaen RO:n päätöstä ja HO:n tuomiota sekä hyväksyen kanteen tältä osin, rajoittaa HO:n muotoilemaa patenttivaatimusta siten, että "yhdessä vesiliukoisen magnesiumyhdisteen" sijasta on kirjoitettava "yhdessä vesiliukoisen magnesiumoksidin, magnesiumheksahydraatin tai magnesiumglukonaatin". Muutoksen huomioon ottaen en määrää Pfizer Corporationille oikeudenkäyntikulujen korvausta.
Muilta osin olen KKO:n tuomion kannalla.
Oikeusneuvos Heinonen oli samaa mieltä kuin oikeusneuvos Ketola.
Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Leivonen, Portin ja Hiltunen